- Leseprobe - 
  
Sicherung des Innovationsvorsprungs durch Verträge
von Heiko Barske

Stichworte: Interessenkonflikte bei Kooperationen, Entwicklungsverträge, Lizenzverträge, Franchising, Zusammenfassung.

Kooperationen und Interessenkonflikte

Die Situationen, aus denen heraus Verträge geschlossen werden, sind gerade für mittelständische Unternehmen außerordentlich unterschiedlich und vielschichtig:

• Eine in erster Linie entwickelnde Firma ohne eigene Produktion lebt von Einnahmen aus Entwicklungs- und/oder Lizenzverträgen, die um so besser akquiriert werden können, je deutlicher und marktrelevanter der Vorsprung ist. Das eigene Know-how kann im allgemeinen dann am besten wirtschaftlich umgesetzt und vergrößert werden, wenn mit vielen Vertragspartnern kooperiert wird. Das Bestreben jedes Vertragspartners dagegen geht im allgemeinen dahin, möglichst alleine von der Kooperation zu profitieren, möglichst viel von dem Know-how mitzubekommen und bei der Nutzung freie Hand zu haben.

• Ein Zulieferer mit eigener Produktion ist an der dauerhaften Auslastung seiner Produktion und Zunahme der bei ihm anfallenden Wertschöpfung interessiert. Er möchte kein Wissen über ein auf eigenes Risiko oder im Auftrag des Abnehmers entwickeltes Produkt an Dritte weitergeben oder gar lizenzieren, was im Gegensatz zum Interesse seines Abnehmers steht, der häufig zwei Zulieferer will, um nicht von einem abhängig zu sein.

• Das direkt an den Endverbraucher liefernde Unternehmen will gegebenenfalls Entwicklungsleistungen und/oder Lieferumfänge möglichst kostengünstig zukaufen, dabei aber exklusiv bedient werden, um den Markt freizuhalten. An Lizenzver-gaben besteht allenfalls dort ein Interesse, wo eigene Fertigungen oder Lieferungen nicht in Frage kommen.

In allen Fällen besteht ein Interessenkonflikt in Haftungsfragen. Der Abnehmer einer Leistung, auf der wiederum seine weitergelieferte Leistung beruht, ist bestrebt, die Haftung für Mängel möglichst auf seinen Lieferanten zu verlagern, während der Lieferant das mit seiner Lieferung verbundene Haftungsrisiko möglichst klein halten will.
Kooperationen bieten einem innovativen Unternehmen große Chancen zur Mehrung der Früchte aus Innovationen und zur kostengünstigen Wissensmehrung. Sie bergen jedoch auch das Risiko, Know-how zu verlieren und damit Innovationsvorsprung einzubüßen. Geschickte Vertragsgestaltung berücksichtigt das und balanciert die Chancen und Risiken zum Vorteil beider Vertragsparteien aus, wenn eine langfristige Kooperation erfolgreich sein soll.
Eine Diskussion aller Vertragsarten, mit denen innovativer Vorsprung verteidigt oder ausgebaut werden kann, würde vom Arbeitsrecht bis zum Unternehmensrecht führen und den Rahmen dieses Werks sprengen. Im folgenden werden daher nur die wichtigsten diesbezüglichen Verträge, nämlich die Entwicklungs- und die Lizenzverträge besprochen. Es schließen sich einige Anmerkungen zu Franchise-Verträgen an.

Lizenzverträge

Die in Kap. 13.01 genannten Schutzrechte oder Know-how können Gegenstand von Lizenzen sein. In einem Lizenzvertrag werden die Rechte an dem Schutzrecht ganz oder teilweise gegen eine Gegenleistung auf einen Lizenznehmer übertragen.

Lizenzumfang
Der Umfang einer eingeräumten Lizenz kann sehr unterschiedlich sein. Er kann von der einfachen Gestattung der Benutzung des Schutzrechts bis zur ausschließlichen Lizenz reichen, bei der nur noch der ausschließliche Lizenznehmer (nicht einmal mehr der Schutzrechtsinhaber) ein Recht zur Benutzung des Schutzrechts hat. Die Lizenzen können durch verschiedenste Kriterien beschränkt sein, beispielsweise

• örtlich,

• zeitlich,

• durch Bindung an einen bestimmten Betrieb,

• durch die Beschränkung auf einzelne Benutzungsarten wie Herstellungs-, Gebrauchs-, Vertriebslizenz oder

• durch die Beschränkung auf einen bestimmten Zweck oder ein bestimmtes Sachgebiet.

Gesetzlicher Rahmen
Grundsätzlich sind beim Abschluß von Lizenzverträgen die kartellrechtlichen Bestimmungen der §§ 20 und 21 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und die Artikel 85, 86 des EWG-Vertrages zu beachten, die die in einem Lizenzvertrag zulässigen Beschränkungen regeln.
§ 20 GWB sagt, daß Verträge über den Erwerb oder die Benutzung von Patenten, Gebrauchsmustern, Topographien oder Sortenschutzrechten unwirksam sind, soweit sie dem Erwerber oder dem Lizenznehmer Beschränkungen im Geschäftsverkehr auferlegen, die über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen. Beschränkungen hinsichtlich Art, Umfang, Menge, Gebiet oder Zeit der Ausübung des Schutzrechts gehen nicht über den Inhalt des Schutzrechts hinaus.
Artikel 85 EWG-Vertrag besagt, daß mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten sind: alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedsstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken. Diese Bestimmungen können für nicht anwendbar erklärt werden auf Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen. Dies ist für Patent-Lizenz-Vereinbarungen in gewissem Rahmen erfolgt.
Da Lizenzvereinbarungen unwirksam sind, soweit sie gegen das GWB oder gegen den EWG-Vertrag verstoßen, empfiehlt es sich, im Zweifelsfall juristischen Rat einzuholen, oder bei dem Bundeskartellamt oder der EG-Kommission selbst um eine (kostenlose) Überprüfung zu bitten.

Interessen der Lizenzgeber und Lizenznehmer
Grundsätzlich dient ein Lizenzvertrag dem Lizenzgeber dazu, Früchte aus dem lizenzierten Gegenstand zu ziehen, sei es in Form unmittelbarer Lizenzgebühren oder sei es im Gegenzug in Form einer Cross-Lizenz (Lizenz an einem Schutzrecht des Lizenznehmers). Dem Lizenznehmer dient der Lizenzvertrag im allgemeinen dazu, Entwicklungskosten zu sparen, Know-how zu gewinnen und zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen.
Insbesondere im Hinblick auf die Verteidigung des innovativen Vorsprungs ist vor Abschluß eines Lizenzvertrages regelmäßig zwischen dem zusätzlichen Nutzen und der Gefahr daraus abzuwägen, daß Wissen an den Lizenznehmer übergeben wird und die Alleinstellung der eigenen Produkte sowohl durch Lizenzvergabe als auch durch Lizenznahme gefährdet werden kann. Ist die Grundsatzentscheidung zugunsten des Abschlusses eines Lizenzvertrages gefallen, so sind folgende Aspekte zu bedenken:

Ausschließliche oder einfache Lizenz ?
Bei einer ausschließlichen Lizenz kann der Lizenznehmer alle sich aus dem Schutzrecht ergebenden Rechte selbständig geltend machen, auch gegenüber dem Schutzrechtsinhaber, der sein Schutzrecht nicht mehr benutzen darf. Bei einer ausschließlichen Lizenz, die für den Lizenznehmer attraktiv ist, weil er eine Alleinstellung erwirbt, begibt sich der Lizenzgeber somit weitgehend in Abhängigkeit von dem Lizenznehmer. Dieses Risiko kann dadurch minimiert werden, daß Mindestlizenzzahlungen vereinbart werden und daß die ausschließliche Lizenz für den Fall, daß die Mindestlizenzzahlungen nicht erreicht werden, in eine einfache Lizenz übergeht.
Bei der einfachen Lizenz hat der Lizenznehmer lediglich ein Recht zur Benutzung des Schutzrechtsgegenstands, die Rechte aus dem Schutzrecht stehen dem Schutzrechtsinhaber weiterhin zu.

Vergabe weiterer Lizenzen durch den Lizenznehmer
Der Lizenznehmer hat häufig ein Interesse daran, von sich aus weitere Lizenzen vergeben zu können, wenn er beispielsweise selbst nicht fertigt oder sonstige strategischen Interessen hat.

Beschränkungen der Lizenz
Die Herstellung oder der Vertrieb eines lizenzierten Gegenstandes können auf bestimmte Gebiete beschränkt werden, wobei jedoch die Rechtsprechung zunehmend die Ansicht vertritt, daß geschützte Gegenstände, die rechtmäßig in den Verkehr kommen, insbesondere gegen Bezahlung einer Lizenzgebühr, ohne jede Beschränkung in andere Gebiete, insbesondere Länder, weiterverkauft werden können, auch wenn dort weitere nationale Patente des Lizenzgebers bestehen. Deshalb ist im Lizenzvertrag in diesem Punkt eine sehr genaue Formulierung geboten.
Die Befugnis des Lizenznehmers kann auf die Herstellung, den Vertrieb oder auch lediglich die Benutzung eines lizenzierten Gegenstandes beschränkt sein, wobei die letzte Beschränkung für Verfahrensschutzrechte von Bedeutung ist.

Pflichten und Haftung von Lizenzgeber und -nehmer
Es ist zweckmäßig, in einem Lizenzvertrag die Pflichten und die Haftung des Lizenzgebers festzulegen. Im allgemeinen hat der Lizenzgeber die Verpflichtung, alles zu tun, um dem Lizenznehmer die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes zu ermöglichen. Weiter kann vereinbart werden, daß der Lizenzgeber dem Lizenznehmer bei der Nutzung der lizenzierten Gegenstände beratend unterstützt. Der Lizenzgeber haftet im allgemeinen bei Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften und kann vom Lizenznehmer auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Der Lizenzgeber haftet dagegen im allgemeinen nicht für die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutzrechtsgegenstandes. Eine nicht gegebene sinnvolle Verwertbarkeit des lizenzierten Gegenstandes befreit den Lizenznehmer allerdings im allgemeinen von einer vereinbarten Ausübungspflicht.
Ein Wegfall des Schutzrechts beispielsweise durch Nichtigerklärung eines Patents macht einen Lizenzvertrag nicht rückwirkend unwirksam. Lizenzgebühren müssen nicht zurückerstattet werden.Weiter muß geregelt werden, was geschieht, wenn der lizenzierte Gegenstand gar nicht benutzt werden kann, da er unter das Schutzrecht eines Dritten fällt.
Was die Pflichten und Haftung des Lizenznehmers betrifft, so ist zu regeln,

• wie der Lizenzmehmer die Lizenz ausüben muß,

• ob der von ihm hergestellte oder vertriebene lizenzierte Gegenstand gewisse Qualitätsanforderungen erfüllen muß,

• was ist, wenn diese Anforderungen nicht erfüllt werden und der Schaden bis auf den Lizenzgeber zurückfällt.

Beide Seiten müssen ihre Pflichten regeln für den Fall, daß das lizenzierte Schutzrecht durch einen Dritten verletzt wird. Muß der Lizenzgeber dann gegen den Verletzer auf eigene Kosten vorgehen oder muß er das Recht dazu auf den Lizenznehmer übertragen? Vertraglich zu klären ist ebenfalls, was geschieht, wenn der Lizenzgeber das lizenzierte Schutzrecht nicht mehr aufrechterhalten will. (Muß er es dem Lizenznehmer zur Übernahme anbieten?)

Gebühren, Vertragsschwächen und -kündigung

• Wonach bemißt sich die Lizenzgebühr, wenn ein Prozentsatz vereinbart ist?

• Wird bei Erreichen bestimmter Stückzahlen abgestaffelt?

• Wann sind die Zahlungen fällig?

• Unter welchen Bedingungen kann der Lizenzvertrag gekündigt werden (beispielsweise bei Verzug der Lizenzzahlungen, Nichterreichen von geplanten Absätzen)?

• Was ist, wenn einzelne Passagen des Vertrags aus rechtlichen Gründen unwirksam sind? Es ist in diesem Fall zweckmäßig, zu vereinbaren, daß die unwirksamen Passagen dann durch möglichst sinnähnliche, rechtlich zulässige Passagen ersetzt werden.

Ähnlich wie bei den weiter oben diskutierten Entwicklungsverträgen sind diese Ausführungen lediglich Anhaltspunkte für das, was bei Abschluß eines Lizenzvertrags zu bedenken ist. Die einschlägige Literatur gibt weitere Hinweise, wobei ein bewährter Grundsatz für die Fassung von Verträgen in folgendem Vorgehen liegt:

• Zuerst das zu Papier zu bringen, was erreicht werden soll.

• Dann daraus abgeleitet die einzelnen Paragraphen formulieren.

• Erst danach überprüfen, ob Wesentliches übersehen wurde und ob alles rechtlich zulässig ist. Erst bei diesem Schritt empfiehlt es sich, einen Vertragsspezialisten zu Rate zu ziehen.

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